Міжнародна реєстрація торгової марки

Як відомо, правова охорона торгової марки (знаку для товарів і послуг) поширюється лише на територію реєстрації ТМ. Звичайно, використання торгової марки можливе й за кордоном, але це до моменту зацікавленості іноземних конкурентів та їх реєстрації у відповідних реєстрах. Також можуть виникнути проблеми при експорті продукції, адже торгова марка повинна бути внесена у митний реєстр.

Тому, перед тим, як починати міжнародну реєстрацію ТМ, її необхідно зареєструвати в тій країні, в якій здійснюється господарська діяльність, оскільки відмова у реєстрації у країні перебування тягне за собою відмову в міжнародній реєстрації.

Для розуміння механізму міжнародної реєстрації торгової марки розглянемо два варіанти реєстрації торгових марок в інших державах.

1. Безпосереднє звернення до органу інтелектуальної власності кожної окремої держави (національна процедура);
2. Подання заяви до органу інтелектуальної власності своєї країни на реєстрацію за Мадридською угодою та Протоколом до неї (міжнародна процедура).

Перший варіант вважається складним, оскільки необхідно звернутися безпосередньо до органу інтелектуальної власності кожної окремої держави. Для подачі заявки на реєстрацію торгової марки необхідно дотримуватися вимог встановлених національним законодавством кожної країни.

Приклад – Федеративна Республіка Німеччина:

• Оформлення заявки на національній мові зі всіма додатками та відомостями;
• Звернення до офіційного зареєстрованого патентного повіреного;
• Збори і мита повинні оплачуватися в національній валюті, якщо інше не передбачено вимогами патентного повіреного;
• Діловодство з патентним повіреним повинно здійснюватися на мові подачі заявки, тобто, німецькій.
• Строк розгляду заявки на реєстрацію торгової марки до 24 місяців

Згідно вище зазначено, бачимо, що реєстрація у кожній країні займе масу часу і зусиль, оскільки строк у кожній країні може бути різним, а також бюджет на реєстрацію ТМ може виявитись значним.

З метою зменшення витрат коштів та часу була створена спрощена процедура отримання правової охорони при реєстрації торгової марки за Мадридською угодою та Протоколом до Мадридської угоди.

Другий варіант, реєстрація торгової марки згідно Мадридською угодою та Протоколом до Мадридської угоди, здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Міжнародна реєстрація торговельної марки має таку ж силу, що й заява про її реєстрацію, подана у кожній з вказаних країн за національною процедурою. У випадку необхідності збільшення числа країн, у котрих забезпечується охорона знаку, заявник може зробити заяву про територіальне розширення.

Процедура реєстрації торгової марки за Мадридською угодою та Протоколом до Мадридської угоди включає наступні кроки:

• Заявка на реєстрацію подається однією мовою (англійскою або французькою). Зміст та склад заявки про міжнародну реєстрацію наведений у Інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Заявка на міжнародну реєстрацію знаку для товарів і / або послуг подається до Міжнародного бюро ВОІВ через Державне підприємство “Український інститут промислової власності (Укрпатент)” як патентне відомство країни походження.

До заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки додається документ про сплату відповідної міжнародної мита, сплаченої в швейцарських франках, як передбачено правилом 34 Інструкції до Мадридської угоди і Протоколу і так само додається документ про оплату національного збору в розмірі 600 грн.

• Після отримання заявки Міжнародне бюро (ВОІВ) проводить формальну експертизу правильності оформлення заявки на міжнародну реєстрацію товарного знаку і відповідності переліку товарів і послуг Міжнародної класифікації; реєструє товарний знак (торгову марку) і направляє заявнику торгової марки сертифікат, в якому містяться відомості , внесені в Міжнародний реєстр при реєстрації заявки на торговельну марку.
• Після проведення формальної експертизи заявки Міжнародне бюро (ВОІВ) передає заявку в національні відомства країн, в яких запрошується реєстрація торгової марки.
• Національні відомства країн проводять експертизу заявки на реєстрацію торгової марки відповідно до чинного національного законодавства кожної із країн в галузі охорони торговельних марок та знаків для послуг.
• Після проведення експертизи стосовно торгової марки, національне відомство кожної країни повідомляє Міжнародному бюро (ВОІВ) рішення про можливість надання правової охорони торговельної марки на її території або попередню відмову в реєстрації торгової марки на підставі діючого законодавства цієї країни; на попередню відмову в реєстрації заявник торгової марки має право надати аргументовану відповідь на користь реєстрації торгової марки.
• Міжнародне бюро (ВОІВ) направляє власнику знаку повідомлення про внесені в Міжнародний реєстр записи про попередні і остаточні відмови в наданні охорони, завершальних рішеннях, наступних за відмовою, і повідомлення про внесені в Міжнародний реєстр записи про визнання реєстрації недійсною, а також копію внесених у Міжнародний реєстр записів про зміни.

Листування щодо міжнародної реєстрації знаків Міжнародне бюро ВОІВ веде із заявником торгової марки та Укрпатентом.

Проаналізувавши два варіанти реєстрації торгової марки, можна виділити переваги другого варіанту:

• подається лише одна заява на реєстрацію торгової марки через орган інтелектуальної власності своєї держави (наприклад, в Україні – Укрпатент).
• немає прив’язки до національної реєстрації, тобто реєстрація здійснюється відповідно до уніфікованих міжнародних процедур;
• єдина мова реєстрації;
• вартість міжнародної реєстрації торговельної марки за Мадридською угодою значно нижча;
• за Мадридською системою можна розраховувати на отримання відповіді від відомства протягом 12-18 місяців.

Строк охорони торговельної марки за Угодою та Протоколом становить 10 років (так само як і в Україні), та може бути продовжений на необмежену кількість наступних періодів по 10 років, за умови сплати відповідних зборів.

Для довідки: моніторити стан власної заявки та переглянути вже зареєстровані ТМ можна на сайті ВОІВ за наступним посиланям: ПОШУК ТМ. А всі міжнародні зареєстровані знаки щомісячно публікуються французькою мовою у журналі «Les Marques Internationales».