Реєстрація нетрадиційних торговельних марок

Торговельна марка (знак для товарів та послуг) є одним з ключових факторів конкуренції, бо забезпечує захищеність товару чи послуги від дій конкурентів і закріплює позиції щодо товарів-замінників. Популярність торговельної марки має наслідком популярність самої компанії, зміцнює довіру партнерів, полегшує доступ компанії до необхідних ресурсів.

Згідно статті 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Отже, класичні знаки для товарів і послуг складаються із слів, графічних елементів або їх двовимірних комбінацій – тобто, орієнтовані на сприйняття людським зором.

Але, як відомо, окрім зору, у людини є ще чотири інших органів чуттів – слух, смак, нюх та дотик. Ці чуття також можуть сприймати та фіксувати відмінні характеристики товарів та послуг, які можуть бути використані для їх просування на ринку.

Нетрадиційні торговельні марки

Нетрадиційним може вважатись будь-який новий тип товарного знака, який виходить за рамки вже існуючої, «традиційної» класифікакії торгових знаків.

Реєстрація нетрадиційних торгових знаків є складним і часто безуспішним процесом. Проте практика реєстрації таких знаків у світі зводиться до того, що будь-що може бути зареєстровано, як торговий знак, якщо це прямо не суперечить вимогам закону і дозволяє однозначно ідентифікувати комерційне походження певного товару чи послуги.

Поняття нетрадиційного торгового знаку є змістовно ширшим ніж визначення, наведене в ст. 492 ЦК України і включає в себе не тільки звичний набір знаків (наприклад, ті, які складаються з літер, цифр, слів, логотипів, зображень, символів), а й знаки, засновані на зовнішньому вигляді, формі, звуці, запаху, смаку чи текстурі, які виконують функцію ідентифікатора для конкретного товару чи послуги.

Деякі види нетрадиційних товарних знаків стали більш поширеними в результаті законодавчих змін, які розширюють визначення «товарний знак». Такі зміни спровоковані міжнародними договорами, що стосуються інтелектуальної власності, як наприклад Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 1994 року, яка встановлює юридичне визначення яке включає рухові торгові знаки, тривимірні торгові знаки, а також звукові та нюхові торгові знаки.

Світовий досвід

Прикладом реєстрації нетрадиційних торгових знаків є реєстрація рожевого кольору, як торгового знаку для фарбування скловолокнистого ізоляційного продукту Owens-Corning. Рішення базувалось на тому факті, що компанія десятиліттями підкреслювала рожевий колір своєї ізоляції, ліцензувала використання персонажа з мультфільму «Рожева пантера» в своїх рекламних оголошеннях, хоча колір і не був функціональним аспектом продукту (скловолокно зазвичай жовто-коричневого кольору).

А у справі доктора Ральфа Зікмана проти Deutsches Patent- und Markenamt (справа C-273/00), Європейський суд стосовно товарних знаків в Європейському співтоваристві ухвалив наступне:

 – Статтю 2 Директиви Ради Європи 89/104 EEC (від 21 грудня 1988 року про зближення законів держав-членів щодо товарних знаків) слід тлумачити так: товарний знак може складатися з елементів,  які самі по собі не є візуально сприйнятними, за умови, що воно може бути представлено графічно, зокрема, за допомогою зображень, ліній або символів;

 – щодо нюхових знаків, вимоги графічної репрезентативності не потрібно підкріплювати словесним описом, відкладенням зразка запаху або комбінацією цих елементів.

Битва тортів: справа Roshen та червоної пакувальної стрічки

Як приклад спроби захисту права на нетрадиційний торговельний знак в Україні можна навести судовий спір корпорації Roshen проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ДП «Укрпатент» щодо визнання інтелектуальної власності ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен» на знак для товарів і послуг у вигляді червоної (небрендованої) стрічки для пакування та ідентифікації тортів даного підприємства.

При визначенні унікальності та розпізнавальної здатності спірного торгового знака у даній справі бралось до уваги наступне:

– позначення у вигляді стрічки червоного кольору, починаючи з 2010 року, використовується позивачем при оформленні пакування продукції, активно просувається шляхом розміщення реклами самої продукції на РОS-матеріалах, зокрема: сувенірній продукції, фірмовому одязі, оформленні транспорту, у рекламних матеріалах, листівках, біг-бордах та інших допоміжних засобах, а також використовується в якості корпоративної символіки та як частина зареєстрованих торговельних марок;

– прийнято до уваги те, що в рамках проведеного Центром соціальних технологій «Соціополіс» соціологічного опитування «Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування», 70,7% респондентів на питання «Чи асоціюється у Вас з якимось певним виробником (чи виробниками) тортів таке їх пакування, в якому використовується червона стрічка із золотим або жовтим написом, якою навхрест перев`язана коробка з тортом?» відповіли «Так, таке пакування асоціюється в мене з певним виробником (чи виробниками) тортів», з яких 90,1 % асоціюють такого виробника з Кондитерською корпорацією «Рошен»;

Також позивач наводив докази використання спірного торгового знаку та попередню судову практику:

– Господарський суд Києва задовольнив позов кондитерської корпорації “Рошен” проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ДП “Укрпатент” з реєстрації знака у вигляді “червоного кольору матеріалів для упаковки кондитерських виробів”. Суд зобов’язав Кабмін визнати і зареєструвати право інтелектуальної власності на товарний знак за заявкою №201710458 від 13 травня 2017 року, яким є – червоний колір в упаковці кондитерських виробів.

– виробництво борошняного кондитерського виробу «Ромова Баба», при пакуванні якого використовується декоративний елемент з нанесеним на його поверхню спірного позначенням;

– використання спірного позначення в промоційних та маркетингових матеріалах ДП «КК «РОШЕН»;

На підставі вищенаведеного, судом було встановлено, що позначення за заявкою ДП «КК «РОШЕН» від 13.05.2017 року набуло розрізняльної здатності шляхом використання у поєднанні із вже зареєстрованими торговими марками та використання як елементу упакувань та корпоративної символіки до дати подання спірної заявки.

Таким чином, суд першої інстанції – Господарський суд Києва – своїм рішенням від 3 червня 2019 року зобов’язав відповідачів визнати і зареєструвати за корпорацією Roshen право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг у вигляді червоного кольору матеріалів для пакування кондитерських виробів.

На це рішення вже було подано апеляційну скаргу, розгляд триває, остаточного вирішення спору очевидно слід чекати у 2020 році від Верховного суду.

Підсумовуючи, варто зазначити, що у сучасному світі, у зв’язку з зростанням конкуренції на міжнародному ринку товарів і послуг, зростає потреба в нестандартних рішеннях, що дозволяють виділити свою продукцію з загальної маси. Одним із способів залучення уваги споживача до своїх товарів є використання нетрадиційних або екзотичних торгових марок, таких як: об’ємні, звукові, ароматичні, мультимедійні (рухомі), голографічні, тактильні та інші.

Українське законодавство не обмежує види торгових марок, а лише вказує на деякі умови або особливі вимоги до позначень (як наприклад те, що позначення повинно мати можливість графічного представлення та розрізнювальну здатність). Також при реєстрації нетрадиціних торгових марок варто звертати увагу на міжнародно-правове регулювання цього питання та попередню судову практику.