Способи правового захисту ТМ при її копіюванні конкурентами

Реєстрація прав на торговельну марку, упакування продукції перед її запуском на ринок є необхідним інструментом для захисту своєї ділової репутації, прав на таку торговельну марку та виокремлення своєї продукції. Проте, непоодинокими є випадки, коли навіть після реєстрації права інтелектуальної власності на конкретну торговельну марку, виникає конфлікт стосовно тотожності з іншими торговельними марками.

Змоделюємо ситуацію коли ви в передбаченому законом порядку зареєстрували ТМ, але з часом виявили, що інша компанія зареєструвала чи використовує ТМ тотожну до вашої. У такому випадку є такі варіанти подальшого розвитку подій:

1) Подання позову про визнання належної вам ТМ добре відомою. Перевагами визнання ТМ добре відомою є можливість такого визнання на будь-яку дату, навіть ту, що вже минула. Також згідно з ч. 4 ст. 25 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона такої ТМ поширюється також на ті товари або послуги, які не є споріднені з тими, для яких ТМ було визнано добре відомою в Україні, якщо використання такої ТМ іншою особою вказуватиме на зв’язок між ним і вами, і таким використанням, імовірно, буде заподіяно шкоду. Прикладом застосування даного способу є справа № 22-7795. Компанія Хонда Мотор Ко ЛТД звернулася з позовом про визнання знака HONDA добре відомим на 1 січня 2003 року, а також з вимогою визнати недійсним свідоцтво № 58723 на знак HONDA, зареєстрований фізичною особою для товарів 9, 11, 21 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Рішенням апеляційного суду м. Києва в справі № 22-7795 HONDA було визнано добре відомим торговельним знаком, а свідоцтво, зареєстроване на ім’я фізичної особи, було визнано недійсним.

2) Дострокове припинення свідоцтва на ТМ. Раніше достроково припинити дію свідоцтва на ТМ можна було, подавши позов до суду, згідно з ч. 4 ст. 18 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак в Україні не використовується повністю чи стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (або з іншої дати після цієї публікації), будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Інакше кажучи, якщо зареєстрували ТМ, то маєте її використовувати. Проте, варто зважати на те, що зараз суди керуються не ст. 18 зазначеного Закону, а застосовують ст. 198 Угоди про асоціацію ст. 198 Угоди про асоціацію ст. 198 Угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачає, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п’ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п’ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв’язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання. Як приклад можна навести справу №  910/4947/18, в якій суд прийняв рішення про відмовлення у позовних вимогах ТОВ «КАНЖУТ» про дострокове припинення дії свідоцтва, з огляду на те, що підстав для анулювання свідоцтва немає, адже п’ятирічний період, згідно з ст. 198 Угоди про асоціацію, ще не пройшов.

3) Визнання недійсним свідоцтва на ТМ. Відповідно до ст. 19 Закону «Про охорону на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

 – невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

 – наявності у свідоцтві елементів зображення знака й переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці;

 – видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав третіх осіб.

Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції, товарні знаки можуть бути визнанні недійсними в таких випадках:

 – Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

 – Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Прикладом застосування вищенаведених положень є справа № 910/8225/18.  Компанія МакДональдз Інтернешнл Проперті звернулась з позовом, в якому просить визнати свідоцтво на знак для товарів і послуг «СМАК ДРАЙВ» недійсним повністю. Позивач зазначив, що при реєстрації спірної торговельної марки «СМАК ДРАЙВ» для відповідних послуг 43 класу МКТП, не було взято до уваги, що дане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованою раніше торговельною маркою «МакДрайв» для таких же самих та споріднених з ними послуг 43 класу МКТП, чим порушив вимоги ст. 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності та п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а відповідно до п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Також при розгляді справи був залучений експерт для вирішення таких питань:

 – Чи є торговельна марка «СМАК ДРАЙВ» схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «МакДрайв»?

 – Чи може торговельна марка «СМАК ДРАЙВ» ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

На обидва питання, експерт дав стверджувальну відповідь. З огляду на все вищенаведене, суд повністю задовольнив позов.

4) Можливість добровільної відмови особи від свідоцтва про реєстрацію ТМ на підставі статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»; У даному випадку ви можете уникнути судової тяганини і запропонувати особі, що зареєструвала тотожну до вашої ТМ, добровільно відмовитись від свідоцтва на знак для товарів та послуг в односторонньому порядку на підставі ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Підсумовуючи усе вищесказане, реєстрація торговельної марки є необхідною і в теорії надає вам виключні права на її використання, проте на практиці часто трапляються випадки, коли після реєстрації знаку для ваших товарі чи послуг, інша особа реєструє схожу або навіть майже ідентичну торговельну марку. Щоб запобігти змішування ваших товарів та належного виокремлення свого бренду, необхідно постійно моніторити ринок та у випадках появи тотожних до вашої торговельних марок, негайно вживати заходів, які були описані у даній статті.